REsp 2.146.209

DIREITO EMPRESARIAL (PROPRIEDADE INDUSTRIAL). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA FORMADA POR TERMO DE USO COMUM. DISTINTIVIDADE DO CONJUNTO MARCÁRIO "MATHIO ORIGIN". COEXISTÊNCIA DE MARCAS. ÓBICES SUMULARES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido em apelação cível em ação de nulidade de registro de marca e abstenção de uso de marca. 2. Fato relevante. A parte autora, titular de registros na classe 03 formados pelos sinais "ORIGEM" e variantes, inclusive "ORIGIN" e "ORIGINS", pleiteou a nulidade do registro da marca "MATHIO ORIGIN" na classe 03, a abstenção de uso e medidas correlatas, sob alegação de anterioridade e colisão ideológica. 3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedentes os pedidos. O Tribunal de origem, em remessa necessária e apelação da ré, reformou a sentença para julgar improcedente a ação, reconhecendo o caráter de uso comum do termo "ORIGIN/ORIGEM/ORIGINS", a distintividade do conjunto "MATHIO ORIGIN" e a inexistência de confusão, com inversão do ônus de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou os arts. 122, 124, XIX e XXIII, 129, 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996 ao qualificar "ORIGEM/ORIGIN/ORIGINS" como termo de uso comum, reconhecer a distintividade do conjunto "MATHIO ORIGIN" e admitir a convivência das marcas na classe 03; (ii) saber se houve julgamento extra petita e vulneração da coisa julgada material, em afronta aos arts. 141, 492 e 502 do CPC; e (iii) saber se o recurso especial pode ser conhecido diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, da ausência de prequestionamento específico de teses e da deficiência de impugnação de fundamentos autônomos do acórdão recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem quanto ao caráter de uso comum dos sinais "ORIGEM/ORIGIN/ORIGINS" e à afirmada distintividade do conjunto marcário "MATHIO ORIGIN" demanda reexame do contexto mercadológico e do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. O afastamento da conclusão de inexistência de aproximação ideológica relevante entre os sinais e de ausência de risco de confusão ao consumidor igualmente exigiria nova análise da semelhança entre as marcas, da percepção do público e do contexto concorrencial, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 7. A tese recursal fundada no art. 124, XIX e XXIII, da Lei n. 9.279/1996, sob o enfoque específico de reprodução integral impeditiva, não foi examinada pelo Tribunal de origem, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de prequestionamento. 8. Quanto ao art. 129 da Lei n. 9.279/1996, o acórdão recorrido não afastou o direito de uso exclusivo da marca, apenas delimitou seu alcance ao conjunto marcário distintivo em contexto de termo de uso comum; a pretensão de alterar esse entendimento pressupõe reexame de fatos e provas (Súmula n. 7/STJ) e não impugna de forma específica o fundamento de que a distintividade reside no elemento "MATHIO", o que atrai a Súmula n. 283 do STF. 9. A alegada violação aos arts. 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996 parte da premissa de que o acórdão teria desconstituído os registros da recorrente e afastado o prazo prescricional quinquenal, hipótese não acolhida pelo Tribunal de origem, que apenas examinou a validade do registro impugnado e a ausência de confusão, evidenciando deficiência de impugnação e a incidência da Súmula n. 283 do STF. 10. A Corte local afastou, inclusive em embargos de declaração, a alegação de julgamento extra petita, ao consignar que a análise da composição e da distintividade das marcas integra o próprio objeto da ação de nulidade marcária; a revisão dessa conclusão demandaria reinterpretação dos limites objetivos da lide e da causa de pedir, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ. 11. No que concerne ao art. 502 do CPC, o acórdão recorrido não desconstituiu decisão anterior nem esvaziou a eficácia dos registros da recorrente, limitando-se a reconhecer a possibilidade de convivência de sinais distintivos compostos por elementos de uso comum, de modo que a tese de violação à coisa julgada se apoia em premissa não adotada no julgado, incidindo a Súmula n. 283 do STF. 12. O entendimento do Tribunal de origem, que admite a coexistência de marcas formadas por termo de uso comum e qualifica o conjunto marcário como distintivo, harmoniza-se com a jurisprudência do STJ quanto à mitigação da exclusividade de marcas fracas ou evocativas, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 13. Diante da conjugação dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e n. 282, 283 e 356 do STF, o recurso especial não reúne os pressupostos de admissibilidade e não pode ser conhecido. 14. A majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é inviável na hipótese, diante da inexistência de prévia fixação na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido. Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal exige reexame de fatos e provas relativos ao caráter de uso comum de elementos nominativos, à distintividade do conjunto marcário, à semelhança entre sinais e à possibilidade de confusão ao consumidor. 2. A ausência de prequestionamento específico da tese jurídica e a falta de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido impedem o conhecimento do recurso especial e atraem a incidência das Súmulas n. 282, 283 e 356 do STF. 3. O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da distintividade do conjunto "MATHIO ORIGIN" e da possibilidade de convivência com marcas que contenham termo de uso comum na mesma classe não configura violação aos arts. 122, 124, XIX e XXIII, 129, 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996, nem aos arts. 141, 492 e 502 do CPC. 4. Quando o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ sobre marca fraca ou evocativa e sobre a convivência de sinais compostos por elementos de uso comum, incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o conhecimento do recurso especial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, a; Lei n. 9.279/1996, arts. 122, 124, XIX e XXIII, 129, 165, 167, 168, 174; CPC/2015, arts. 141, 492, 502, 85, § 11; STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282, 283 e 356 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 282; STF, Súmula n. 283; STF, Súmula n. 356