AREsp 3.161.275

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA POR COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de colidência entre marca e nome empresarial e de genericidade/descritividade dos termos, e por prejudicar a análise do dissídio. 2. A controvérsia trata de ação de nulidade de registro de marca nominativa “HOSPITAL DE OLHOS DE CRICIÚMA”, fundada na reprodução de nome empresarial com suscetibilidade de confusão no mesmo segmento e localidade. 3. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do registro e confirmou a tutela de urgência. 4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a nulidade com base no art. 124, V, da LPI e referiu o art. 124, VI como reforço argumentativo; os embargos de declaração foram rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu violação dos arts. 124, V e VI, da Lei n. 9.279/1996, diante da suposta distintividade entre “clínica” e “hospital” e da inexistência de suscetibilidade de confusão; (ii) saber se ocorreu violação do art. 129, §1º, da Lei n. 9.279/1996, pela alegada má aplicação do direito de precedência; e (iii) saber se ficou caracterizado o dissídio jurisprudencial quanto à convivência de “marcas fracas”. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ porque, na espécie, o acórdão recorrido decidiu, com base em elementos probatórios e manifestação técnica do INPI, pela baixa distintividade dos termos e pela suscetibilidade de confusão decorrente da identidade entre a marca nominativa e o nome empresarial na mesma classe e localidade, relativamente às teses fundadas nos arts. 124, V e VI, da LPI. 7. Do dissídio jurisprudencial não se pode conhecer porque não houve identidade fática e jurídica com os precedentes indicados nem cotejo analítico adequado, nos termos do art. 1.029, §1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda revolvimento do conteúdo fático-probatório acerca da colidência entre marca e nome empresarial e do grau de distintividade dos sinais, relativamente aos arts. 124, V e VI, da Lei n. 9.279/1996. 2. Do dissídio jurisprudencial não se pode conhecer na ausência de identidade fática e de cotejo analítico nos termos do art. 1.029, §1º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 124, V e VI, 129, §1º; CPC, arts. 85, §11 e 1.029, §1º; CF, art. 105, III, a e c. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 1.673.450/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017; STJ, REsp n. 1.184.867/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014.